特許出願から実用新案登録出願への出願変更

概要

 

特許出願から実用新案登録出願出願変更を行うことができます(実用新案法第10条)。

 

特許出願から実用新案登録出願出願変更を行う場合の一例として、特許出願最後の拒絶理由通知された場合において、補正意見書によっても、特許権の取得が困難な場合に、実用新案登録出願出願変更を行うことによって、実用新案権を取得することができます。

 

実用新案登録出願は、基礎的要件のみを審査して、新規性進歩性等の実体要件については審査されないので、基礎的要件を満たせば100%登録されます。

 

特許権を取得できない場合であっても、実用新案権を取得することができます。

 

実用新案権は、肯定的な実用新案技術評価書を提示した後でなければ、差止・損害倍書等の権利行使を行うことができませんが、製品や製品のパッケージ等に「実用新案権登録済」と記載することができ、宣伝広告効果や、第三者に対する牽制効果が有ると考えます。

 

主体的要件

 

変更出願の出願人は、原出願の出願人同一でなければなりません(実用新案法第10条第1項)。

 

原出願が共同出願の場合には、共同出願人全員出願変更しなければなりません(特許法第14条)。

 

 

客体的要件

 

原特許出願の特許請求の範囲明細書図面から、実用新案登録請求の範囲を作成することができます。

 

実用新案権の保護範囲は、物品の形状、構造又は組合せなので(実用新案法第6条の2第1号)、方法、化学物質、コンピュータプログラムは、実用新案登録請求の範囲の記載することはできません。これらは、実用新案権の保護範囲では無く、もし記載した場合には、基礎的要件違反となります。

 

時期的要件

 

出願変更時に、特許出願特許庁係属していなければなりません。

 

従いまして、出願変更時に、特許出願が、既に取り下げ、放棄、却下、拒絶査定又は審決が確定、登録されている場合には、出願変更をすることができません。

 

それに加えて、①最初の拒絶査定謄本送達の日から三月を経過した後や、②原特許出願の日から9年6月を経過した後は、出願変更ができません(実用新案法第10条第1項但し書)。

 

 

効果

 

適法な出願変更の場合には、実用新案登録出願出願日原特許出願出願日遡及します(実用新案法第10条第3項)。

 

原特許出願出願日で、実用新案技術評価書無効審判新規性・進歩性が判断されます。

 

 

 

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