特許出願から実用新案登録出願への出願変更

概要

 

特許出願から実用新案登録出願に出願変更を行うことができます（実用新案法第10条）。

 

特許出願から実用新案登録出願に出願変更を行う場合の一例として、特許出願に最後の拒絶理由が通知された場合において、補正や意見書によっても、特許権の取得が困難な場合に、実用新案登録出願に出願変更を行うことによって、実用新案権を取得することができます。

 

実用新案登録出願は、基礎的要件のみを審査して、新規性や進歩性等の実体要件については審査されないので、基礎的要件を満たせば100％登録されます。

 

特許権を取得できない場合であっても、実用新案権を取得することができます。

 

実用新案権は、肯定的な実用新案技術評価書を提示した後でなければ、差止・損害倍書等の権利行使を行うことができませんが、製品や製品のパッケージ等に「実用新案権登録済」と記載することができ、宣伝広告効果や、第三者に対する牽制効果が有ると考えます。

 

主体的要件

 

変更出願の出願人は、原出願の出願人と同一でなければなりません（実用新案法第１０条第１項）。

 

原出願が共同出願の場合には、共同出願人全員で出願変更しなければなりません（特許法第１４条）。

 

 

客体的要件

 

原特許出願の特許請求の範囲、明細書、図面から、実用新案登録請求の範囲を作成することができます。

 

実用新案権の保護範囲は、物品の形状、構造又は組合せなので（実用新案法第６条の２第１号）、方法、化学物質、コンピュータプログラムは、実用新案登録請求の範囲の記載することはできません。これらは、実用新案権の保護範囲では無く、もし記載した場合には、基礎的要件違反となります。

 

時期的要件

 

出願変更時に、特許出願が特許庁に係属していなければなりません。

 

従いまして、出願変更時に、特許出願が、既に取り下げ、放棄、却下、拒絶査定又は審決が確定、登録されている場合には、出願変更をすることができません。

 

それに加えて、①最初の拒絶査定謄本送達の日から三月を経過した後や、②原特許出願の日から９年６月を経過した後は、出願変更ができません（実用新案法第１０条第１項但し書）。

 

 

効果

 

適法な出願変更の場合には、実用新案登録出願の出願日が原特許出願の出願日に遡及します（実用新案法第１０条第３項）。

 

原特許出願の出願日で、実用新案技術評価書や無効審判の新規性・進歩性が判断されます。